等同原则在中国

 
吴玉和、王刚
 
采用成文法的中国,自1985年建立专利制度以来,在专利法和专利法实施细则中都没有对等同原则做出任何规定,只有最高法院以司法解释的形式对等同原则及其适用作出过规定和解释。尽管如此,中国法院在司法实践中从未停止过对等同原则的适用,而这也使等同原则的适用在中国一直充满了争议和不确定性。
本文试图通过对一些重大事件和典型案例的回顾和分析,对等同原则在中国的发展做一个梳理。
大体说来,等同原则在中国的发展可以分为以下几个阶段:
 
一、1985-1995:等同原则的引入
在1985年开始实施的第一部专利法中,有关专利保护范围的条款是:“ 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”这一条款,历经1993年和2001年的两次修改,其文字内容没有任何变化。
专利法实施后的七八年里,中国专利局受理和批准了数万件专利,法院系统也审理一些有关专利的案件,但总量不大,难度也较小,以实用新型和外观设计专利居多,涉及到等同原则适用的案件鲜有报道;同时,理论界的探索也集中在专利授予实质条件、审查程序和专利制度的研究上,鲜见有关等同原则的论文。
 
1.第7号蓝皮书
等同原则第一次见之于官方文件,是在1992年8月发布的《中国的知识产权制度》(中国科学技术蓝皮书第7号)[1]第7号蓝皮书对专利法关于“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求”的规定作了下述诠释:
(1)在解释权利要求时,要以权利要求书记载的实质内容为准,而不是以权利要求书的文字或措词为准。其实质内容是什么,应当通过参考和研究说明书和附图,在全面考虑发明或实用新型的目的、作用和效果的基础上加以确定。
(2)不能以说明书或附图确定专利保护范围。说明书和附图在解释权利要求时起着重要的作用,但是,不能以它的内容确定专利保护范围。如果一项技术构思在说明书或附图中有充分公开的描述或体现,但在其权利要求书中没有记载,则该技术构思不在其专利保护范围以内,不允许在解释权利要求时将其列入专利保护范围。如果权利要求书中记载的技术内容与说明书或附图中的描述或体现不尽相同时,则权利要求书的记载优先,不能以说明书或附图的记载“纠正”权利要求书的记载。如果说明书或附图中的技术内容广,而权利要求中请求保护的范围窄时,原则上只能以权利要求中较窄的技术内容确定专利保护范围。
(3)为了清楚地明白权利要求所表示的实质内容,应当参考和研究说明书及附图,了解发明或者实用新型的目的、作用和效果。这种参考、解释不应当是消极的、被动的,即只有在权利要求书中出现含糊不清之处才参考说明书;而应当是积极的、主动的,从一开始就参考说明书和附图,以确定权利要求的实质内容。另外,为了搞清楚权利要求所表示的实质内容,必要时还可参考申请过程中申请人和专利局之间的来往文件,特别是专利权人在这些文件中所认可、承认、确认或者放弃的东西,不得因为他人侵权而翻悔。
在权利要求解释中,面对偏向专利权人的中心限定主义和偏向社会公众的周边限定主义的抉择,中国的立法者最终选择了平衡的“折衷说”。毫无疑问,这给等同原则在中国的适用奠定了基础。根据折衷原则,我国发明和实用新型专利的保护范围,实质上包括两部分的内容,其一是由权利要求字面含义所确立的保护范围,即类似于按周边限定原则所确立的专利权保护范围;其二是依等同原则所确立的专利权保护范围。
 
就等同原则,该蓝皮书的知识产权的司法保护制度一节中写道,“我国专利制度在确认争议技术是否属于专利技术保护范围时,按照世界通行的作法,采用等同原则。所谓等同原则,是指为实现相同的发明目的,所采用的技术手段在本质上相同,起到了实质上相同的作用,获得了实质上相同的效果,并且所属领域的普通技术人员研究说明书和附图后不经过创造性的智力劳动就能够联想到的技术手段,应当认为属于专利权的保护范围”,这里的“手段-功能-效果”三要素借鉴了美国最高法院1950年“Graver Tank”案中确定的原则。
第7号蓝皮书记载了审判实践中运用等同原则判定侵权时主要考虑的几种情形:
(1)产品部件移位或者方法步骤顺序的变化。
(2)等同替换。
(3)略去非必要技术特征。
(4)分解或者合并技术特征。
 
2.周林频谱仪专利侵权案
这一期间周林诉北京华奥电子医疗仪器有限公司(“华奥公司”)和北京奥美光机电联合开发公司(“奥美公司”)案件较为典型。在侵权诉讼过程中被告向专利复审委员会提出了专利无效宣告,在专利无效程序后所确立的新的产品频谱仪权利要求内容如下:
一种人体频谱匹配效应场治疗装置,它包括由普通耐热绝缘材料制成的效应场发生器基体(13),该效应场发生器基体(13)上设有按一定的材料比例用高温固熔法制成的材料换能层(12),换能控制电路以及加热部件的机械支撑和保护系统,与效应场配套使用的具有特定结构的机械部件与整机机体呈可移式固定形式联接,其特征在于:a.上述换能层(12)上又设置有模拟人体频谱发生层(11)该模拟人体频谱发生层(11)选用“氧化镁”、“氧化铁”、“氧化锰”、“氧化钼”、“氧化锌”、“氧化锂”、“氧化铜”、“氧化钛”、“氧化锶”、“氧化铬”、“氧化钴”、“氧化钒”、“金属铬”、“氧化镧等混合稀土元素材料”,按“氧化镁”∶“氧化铁”∶“氧化锰”∶“氧化钼”∶“氧化锌”∶“氧化锂”∶“氧化铜”∶“氧化钛”∶“氧化锶”∶“氧化铬”∶“氧化钴”∶“氧化钒”∶“金属铬”∶“氧化镧等混合稀土元素材料”=(0.5-8)∶(7-30)∶(0-6)∶(0.6-5)∶(1-17)∶(0-4)∶(1-7)∶(0-7)∶(0-5.5)∶(25-85)∶(0-5)∶(0-10)∶(0.5-4)∶(0-40)制成的厚膜层。b.立体声放音系统及音乐电流穴位刺激器及其控制电路装置于整机体内。
被告认为被控频谱仪产品不侵权,因为被控频谱仪产品中的金属氧化物成分和含量不同于权利要求特征(a),并且缺乏权利要求特征(b),而专利权人在专利无效宣告中强调该特征是区别于现有技术的必要技术特征,对发明产生了实质性的必不可少的功能和作用,对发明的效果产生贡献。
本案历经一审二审,二审法院维持了一审法院的判决结果。二审法院北京市高级法院认为:
周林专利是一项组合发明。其第二独立权利要求包括七个技术特征,即:(1)效应场发生器基体;(2)基体上的换能层;(3)换能控制电路;(4)加热部件的机械支撑和保护系统;(5)机械部件;(6)换能层上的由14种包括金属氧化物、金属铬和氧化镧等混合稀土的组分及含量制成的模拟人体频谱发生层;(7)立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路。技术特征(1)至(6)确定了频谱治疗仪专利的保护范围,技术特征(7)虽被写入独立权利要求,但结合专利说明书中的阐述,就该专利整体技术方案的实质看,技术特征(7)确不产生实质性的必不可少的功能和作用,显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺少经验所致,应视为附加技术特征。被控侵权产品“波谱治疗仪”含有技术特征(1)至(5),不含技术特征(7),“波谱治疗仪”的核心部分滤光层有别于技术特征(6)。
“波谱治疗仪”含有周林专利中7种必要组分中的氧化铬、氧化铁、氧化镁;其中含有氧化铬39.9%,落 入周林专利含量范围(25-85%);含有氧化铁4.9%,接近周林专利含量范围(7-30%);含有氧化镁0.1%,未落入周林专利含量范围(0.5-8%)。显然仅就配方而言,“波谱治疗仪”滤光层与周林专利模拟人体频谱发生层均以氧化铬、氧化铁为主要成分,且含量一致或基本一致,同时二者又确有差异,但这种差异并非实质性的,该技术领域普通技术人员无须经过创造性劳动即可实现这种变化。因此“波谱治疗仪”与获得专利权的频谱治疗装置在模拟人体频谱发生层配方中组分的差异及组分含量的差异实质上仅是一种在技术上等效的手段替换。由于被控侵权产品“波谱治疗仪”与周林的频谱治疗装置专利第二独立权利要求所限定的技术方案在发明目的和技术效果上相同或一致,并且前者对于后者在个别技术特征上进行了等效置换,二者应属等同的技术方案,即前者落入了专利权人周林的87103603号专利第二独立权利要求的保护范围,构成专利侵权。
这一判决不仅对区别特征(a)组份和含量的差异视为等同,而且将区别特征(b)认定为所谓多余指定特征,从而认为被控侵权物在整体上与权利要求等同,落入涉案专利权利要求的保护范围。
此案开创了在专利审判中适用等同原则的先河,业界特别是专利权人从法院的判决结果中受到鼓舞。
 
二、1996年-2000年:对等同原则的再认识
此期间发生了两件有影响的事件。
一是最高法院于1996年10月设立了知识产权审判庭(现在的民三庭),主要承担重大知识产权案件的二审和再审,并对全国知识产权审判工作进行指导。这一举措被看作是中国知识产权审判工作走上专业化道路的一个标志。
二是美国最高法院在Warner-Jankinson案的审理中,确立了一系列重要的专利审理原则,对中国的专利司法审判产生了一定的影响。
如果说,早期的司法实践中还多多少少存在着利用等同原则来偏重保护专利权人的倾向,那么这一时期,中国法官开始对适用等同原则是否应该有所限制进行了认真的反思。
 
创格电脑专利侵权案
原告深圳创格科技实业有限公司(“创格公司”)、马希光诉被告美国康柏电脑公司(“康柏公司”)实用新型专利侵权纠纷一案于1998年6月法院受理后,被告提出无效宣告请求。2000年4月专利复审委作出无效决定,维持该专利原权利要求继续有效。北京市高级人民法院于2000年12月对本案作出终审判决。
    原告的专利独立权利要求为:一种具有可替换电池及扩充卡座槽的电脑,包括一电脑主体,一组以上电池组及一组以上的扩充卡组,其特征在于电脑主体的后缘开设两座槽,其尺寸适应于电池组及扩充卡组,以供其容置;各该座槽内具有接点,其位置对应于电池组的接点,用以导通电路;另座槽内部固定一与主线相通的电路连接座,用于与扩充卡组延伸出的特定的线路的PC板的连接部相对接。
在无效宣告程序审查中,为了争辩专利具有创造性,创格公司、马希光认为,由于本专利具有两个结构完全相同的座槽,并且电池组和扩充卡组的尺寸完全相同,上述现有技术与权利要求1所述技术方案的区别在于现有技术中座槽之间是不可互换的,而专利技术方案中座槽是可互换的,而且正是这一区别特征使本专利具有自由替换、互为备用的优越效果,从而符合了中国《专利法》关于创造性的规定。专利复审委同意创格公司、马希光的上述意见,并据此判定权利要求1具有创造性,维持权利要求1有效。
由于被控侵权物康柏笔记本电脑ARMADA1550T左侧座槽可安装软盘驱动器及另一电池组,磁盘驱动器一般不认为属于扩充卡,所以二者不具有可换性。“在确定实用新型专利权保护范围时,对专利权人在专利权是否有效的程序中所作的限制权利要求保护范围的陈述,应当给予应有的考虑,禁止其反悔。”,所以认定被控侵权物中的座槽与权利要求1中的座槽具有不同的功能和性质,创格公司、马希光的主张不能成立。 故被控侵权物ARMADA1550T与权利要求1技术方案既不相同,也不等同,没有落入权利要求1之保护范围。
值得注意的是,在周林频谱仪案中,北京法院在适用等同原则判定专利侵权时,似乎没有实质考虑专利审批程序中专利权人争辩专利性时的意见陈述,没有适用禁止反悔原则来限制等同原则的适用。与周林频谱仪案不同,北京法院在本案中明确引用专利审批程序中专利权人争辩专利性时的意见陈述来限制专利权人对等同物的要求,适用禁止反悔原则限制等同原则的适用。值得注意的是,北京法院的终审判决比美国联邦巡回上诉法院对Festo一案的判决早了21天。所以,该判决清晰地向世人发出了一个信号,中国法院已经能运用国际通行的原则公正地审理专利侵权案件。
 
三、2001年至今:实践基础上法律的完善
    此期间,等同原则在司法实践中获得了更广泛的应用,相关的法律法规陆续得到补充和完善。
1.最高法院关于等同原则的司法解释
    2001年第二次修改后的专利法和实施细则开始进入全面实施阶段。同年6月最高法院出台了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[2]的司法解释,其中第十七条规定,专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
    等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
可以说,这是等同原则第一次在中国成文法上的法律体系中得到了认可。
 
2.北京高院关于等同原则的指导意见
北京高级人民法院于2001年9月出台了《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》,其中用了一节共计15个法条对等同原则及其适用作了比较全面的规定,其要点是:(1)继承了先前提出的“手段-功能-效果”三要素判断方法;(2)首次提出了“等同物应当是具体技术特征之间的彼此替换,而不是完整技术方案之间的彼此替换”,即“全部技术特征”原则;(3)明确判断主体为本领域普通技术人员,时间基点为侵权行为发生之时。该指导意见同时单辟一节,就“禁止反悔”原则对等同原则适用的限制作出规定。
 
3.最高法院审理的适用等同原则的案件
2001年和2005年,最高法院分别提审了两个涉及到等同原则的专利侵权案件。
 
案例1:宁波市东方机芯总厂江阴金铃五金制品有限公司[3]
本案涉及“机械奏鸣装置音板成键方法及其设备”的发明专利。专利权利要求1的成键加工设备的必要技术特征可以分解为五个:1、一种机械奏鸣装置音板成键加工设备,它包括在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置;2、所述的割刀是由多片圆形薄片状磨轮按半径自小到大的顺序平行同心的组成一塔状的割刀组;3、所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板,它是一块厚实而耐磨的块板,其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽;4、所述的塔状割刀组,其相邻刀片之间的间距距离与所述导向板相邻梳缝之间的导向板厚度大体相等;5、所述的塔状割刀组的磨轮按其半径排列的梯度等于音板的音键按其长短排列的梯度。
被控侵权的设备与专利发明主题相同,都是一种机械奏鸣装置音板的成键设备,且都采用塔状割刀组的每片磨轮始终嵌人导向板或者防震限位板的平行、均布、等宽的梳缝槽内作往复运动,以实现将盲板加工成规定割深的音键。就被控侵权的成键设备来说,其与专利权利要求相对应的五个技术特征相比,1、2、4、5四个特征完全相同。与特征3的区别在于:被控侵权设备的盲板不是固定在防震限位板(即权利要求所说的导向板)上,而是另增加一个工件拖板,盲板固定在工件拖板上。就被控侵权的成键方法来说,被控侵权的成键方法与专利权利要求相对应的三个技术特征相比,1、2两个特征完全相同,与特征3的区别在于:被控侵权的成键方法,其盲板不是夹固在防震限位板上,而是夹固在工件拖板上。  
南京市中级人民法院一审认为:金铃公司生产音板的设备上没有导向板装置,缺少专利保护范围中的必要技术特征,不构成侵权。
江苏省高级人民法院二审认为:1、就形式结构而言,机芯总厂的专利权利要求书中记载的导向板与被控侵权产品中的限位装置相同;2、被控侵权产品的限位装置与专利技术的导向板虽然在形式结构上相同,但由于限位装置缺乏专利技术导向板能固定盲板的必要技术特征,改变了其在设备中的位置及其与其他部件的结合关系,从而使切割方法也不同,并因此导致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板不属于等同技术的替代。同时,由于专利说明书中已明确将盲板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在权利要求之外。所以,被控侵权产品未落入专利权保护范围,驳回上诉,维持原判。
最高人民法院认为:被控侵权的产品和方法与专利相比,在工作原理、方法上是一样的,导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的;二者技术特征的不同之处,对于具有机械专业知识的普通技术人员而言,无需创造性的劳动就能实现。据此,可以认定二者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致,可以认为二者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时,其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上,而不固定在防震限位板上,相对于专利将工件固定在导向板上来说,不利于削弱工件的加工振动。专利中导向板具有工件(盲板)支承功能,有利于削弱工件的加工振动,提高加工质量,但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。据此,可以认为二者所要达到的技术效果也是基本相同的。此外,查阅机芯总厂专利的申请文档,盲板固定在防震限位装置上这一必要技术特征,并不是专利权人为了获得专利授权而在审查员的建议下特别进行修改的,故也不属于禁止反悔的情况。因此,被控侵权产品以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征,分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换,属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果的等同物,落入了机芯总厂专利权的保护范围,构成侵犯专利权。 
最高人民法院在判决中特别指出,原审法院的错误在于:在认定等同物替换的侵犯专利权行为时,对被控侵权产品和方法的效果与专利的效果进行比较是必要的。但在比较二者的效果时,不应强调它们之间完全相等,只要基本相同即可。有时专利的效果要比被控侵权产品和方法的效果稍好,有时也可能是相反的情况,都不影响对侵犯专利权行为的判断。甚至出现被控侵权的产品和方法的效果比专利效果稍差的情形,则属于改劣的实施,改劣实施也是等同物替换的表现形式之一。原审法院忽略了改劣实施这一情况,过于强调被控侵权产品和方法与专利在效果方面的相等性,也与等同判断原则相悖。
 
案例2:大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司[4]
该实用新型专利权利要求书的内容为:一种混凝土薄壁筒体构件,它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成,其特征在于所述筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成,各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接,筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。同样,所述筒管以至少二层以上的玻璃纤维布筒叠套而成,各层玻璃纤维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接,筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。
被控侵权产品也是由筒管和封闭筒管两端的筒底组成,与专利的前序部分相同。被控侵权产品筒管管壁的内部结构为两层水泥无机胶凝材料夹着一层玻璃纤维布,筒底壁不带玻璃纤维层。
大连市中级人民法院认为:
从手段上看,两者都是在水泥无机胶凝材料层之间增设玻璃纤维布,本质都是在水泥层之间增加了玻璃纤维布结构,一层与两层只是数量的差别,这种差别不会引起质的变化,所以,两者的手段基本相同;从功能上看,两者增设玻璃纤维布层都起到了增强薄壁强度的功能作用,特别是起到增加薄壁受力变形拉伸强度的功能;从效果上看,两者都是有效地减少了筒体的重量及楼层面的重量,效果基本相同。通过上述比较,可以看出,该领域的普通技术人员可以根据需要选择玻璃纤维层数量多少且不引起功能的本质变化的构造,无需经过创造性劳动就能想到,并达到基本相同的效果。所以,被控侵权产品在手段、功能和效果上,与涉案专利基本相同,构成等同侵权
辽宁省高级人民法院认为:被控侵权产品与专利产品是基于同行业使用形成的提高产品强度、减轻产品重量的产品,两者在技术构思上是基本相同的,而且均由筒管和封闭筒管两端的筒底组成,与权利要求书前序部分相同。虽然被控侵权产品与专利权利要求书载明的必要技术特征存在玻璃纤维布层数的差别,但这种差别与化合物和组合物等数值范围的限定不同,它只是数量的替换,并没有引起产品本质的变化。一审法院判定等同侵权成立,并无不当。法判决驳回上诉、维持原判。
最高人民法院认为:由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时,明确使用了“至少二层以上”这种界线非常清楚的限定词,说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”,故在解释权利要求时,不应突破这一明确的限定条件。应当认为,本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书,无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的,故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则,就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”,导致专利权保护范围不合理的扩大,有损社会公众的利益。其次,本案专利中玻璃纤维布层数的不同,不能简单地认为只是数量的差别,而是对于筒体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。筒管部分含有“至少二层以上”玻璃纤维布,在增强抗压能力、减轻楼层重量、增加内腔容积方面达到的技术效果应优于筒管部分仅含“一层”玻璃纤维布的效果。应当认为,仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以上”玻璃纤维布基本相同的效果,故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征的等同特征,更不是相同特征。因此,被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。
另,关于耐碱玻璃纤维布的问题,因耐碱玻璃纤维布早在专利申请日之前已出现,专利申请人对此应有预见,但在权利要求书中仍然使用了“至少二层以上玻璃纤维布”的措辞,故专利权人关于因玻璃纤维布技术进步导致等同侵权成立的主张,不能成立。 
最高法院民三庭本身对提审案件控制较严,能对这两个涉及等同原则的案件提审而且分别是做为2001年和2005年第一个提审的案件,可见最高法院对等同原则的重视。
纵览这两个案件,有趣的是,前一个案件,在地方两审法院均认为不适用等同原则时,最高法院提审后予以适用;后一个案件恰恰相反,在地方两审法院均认为应该适用等同原则时,最高法院提审后予以了否定。表面上看,这两个案件发出的信号是矛盾的,但是仔细研究,我们可以发现,前一个案子在最高法院2001年出台的司法解释中刚刚给等同原则法定身份后,该判决有鼓励各级积极适用等同原则之意;后一个案子,在发现等同原则存在滥用的可能后,通过该判决强调适用等同原则的谨慎性。而且我们还可以注意到,王永昌法官既是前案的主审法官,又是后案的审判长,更提醒我们应从连续性的视角看待这两个判决,也否定了最高法院本身政策的大转弯的可能性,从而也从另一角度也佐证了笔者上述观点。
 
4.最高法院关于等同原则的司法解释讨论稿
 
在上述两个判决之间的2003年,最高法院向社会公布了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》,来征求社会各界的广泛意见,其中第十一条涉及等同原则:
“第十一条 专利法第五十六条第一款所称“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”,是指专利权保护范围应当以权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
    与权利要求记载的技术特征相等同的特征,是指以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读说明书、附图和权利要求书,无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的,而申请人未将该变换特征写入权利要求,权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的,人民法院不予支持。  
人民法院适用等同原则,应当仅就被控侵权物的技术特征与权利要求记载的相应技术特征是否等同进行判定,而不对被控侵权物与专利技术方案的整体是否等同进行判定。” 
可以看出,最高法院的讨论稿在“手段-功能-效果”三要素、“全部技术特征”原则.[5])、在等同判断的主体和时间基点这些问题上完全吸纳了北京市高级人民法院指导意见中的观点,不同的是,讨论稿中强调了申请人在申请时的注意义务。该讨论稿由于其它部分存在较大争议,目前还在修订中[6] 
 
5.第三次专利法修改关于等同原则的建议稿
在国家知识产权局近期公布的第三次专利法修改的建议稿中,记载了迄今为止最完整的有关等同原则的定义以及等同原则的适用和限制的内容:
 
侵犯发明或者实用新型专利权,是指被控侵权人实施的技术具有与发明或者实用新型专利一项权利要求所记载的一项技术方案的全部技术特征相同或者等同的技术特征。
 
等同特征,是指被控侵权人所实施技术的某个技术特征与发明或者实用新型专利权利要求记载的相应技术特征相比虽有不同,但所属领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读专利说明书、附图和权利要求书,无需经过创造性劳动就能够认识到对应的特征是采用基本相同的手段,实现基本相同的功能,产生基本相同的效果。
 
专利权人在专利审查或者无效宣告请求审查程序中,为使其专利申请或者专利符合本法规定的授予专利权的条件,通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或者意见陈述,对专利权人有约束作用,在专利侵权纠纷的审理或者处理过程中不得反悔。
 
审理或者处理专利侵权纠纷的人民法院或者专利行政管理部门依据当事人提拱的证据,认定被控侵权人实施的技术或者设计是现有技术或者现有设计的,应当认定该实施行为不构成侵犯专利权的行为。
  
上述内容是在总结以往法律实践的基础上对等同原则的适用作出了分阶段的概括。从中可以看出,等同原则在中国的适用经历了一个起伏的过程,即早期的朝着中心限定方向的较宽范围之等同,演变到当前的朝着周边限定方向的需要对等同原则做出适当限制的过程。对等同原则适用的适当限制将进一步提高司法审判水平,提高权利要求保护范围的确定性和增加判决的可预测性,完善判决的一致性。
 
作者:吴玉和,中国专利代理(香港)有限公司律师、专利代理人;王刚,中国专利代理(香港)有限公司律师


[1] 这篇由当时的科学技术委员会(现在的科学技术部)名义发布的文件,其目的正向其在前言中写到的“以中国科学技术蓝皮书形式发布《中国的知识产权制度》,旨在阐明我国政府在知识产权保护方面的基本态度、观点和所实施的政策和措施,介绍中国在知识产权保护方面的各项法律制度”
[2]由于特殊的中国国情,最高院的司法解释在中国法院系统向来具有实质上同等于立法机关之法律的效力。
[3] (2001)民三提字第1号
[4] 最高人民法院2005)民三提字第1
[5] See Dawn equipment co. v. kentucky farms Inc. n.1(Fed.Cir.1998)
[6] 关于该讨论稿的信息评述,有兴趣的读者可以参阅笔者发表于《中国专利与商标》2004年第1期的一文。