上海高院发布涉商标注册保护专题参考性案例

上海某续电子商务有限公司（以下简称某续商务公司）从事驾校网络招生等业务，在2017年4月至2021年2月期间陆续申请注册了包含“某隆”商标在内的20余件与上海市多家知名汽车驾驶培训机构名称或企业字号相同或近似的商标。

某续商务公司认为上海某人信息咨询服务有限公司（以下简称某人信息咨询公司）使用“某隆”商标的行为侵害其商标权，起诉至法院。上海市浦东新区人民法院于2021年2月19日受理该案，诉讼中，经法院主持调解，双方于2021年7月19日达成调解协议。某人信息咨询公司依据调解书向某续商务公司支付赔偿金4万元及案件受理费3050元。此后，某续商务公司又对某人信息咨询公司的关联公司提起商标侵权诉讼。

某人信息咨询公司于2021年9月15日向国家知识产权局申请宣告上述商标无效，国家知识产权局于2022年10月31日作出裁定，对上述商标予以维持。某人信息咨询公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院认定某续商务公司名下包括“某隆”商标在内的27件商标均系与上海市的多家知名汽车驾驶培训机构名称或企业字号相同或相近似的标志，构成《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形，依法应予以无效宣告。遂判决撤销被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。某续商务公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院维持一审判决。2024年3月22日，国家知识产权局作出裁定，依法宣告某续商务公司注册的上述商标无效。

原告某人信息咨询公司诉称：某续商务公司违反商标法及诚信原则，恶意抢注上海28家知名驾校的商标，并以恶意注册的商标发起针对某人信息咨询公司的恶意诉讼，故诉至法院，请求判令：某续商务公司返还某人信息咨询公司因恶意提起知识产权诉讼而支付的赔偿金、诉讼费及律师费，合计74050元，并赔偿某人信息咨询公司资金占用利息损失6531.21元及营业损失3万元。

被告某续商务公司辩称：某续商务公司对某人信息咨询公司提起诉讼时，相关商标为有效状态，某续商务公司提起诉讼行为合理合法。

本案争议焦点有二：一、某续商务公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；二、某续商务公司应向某人信息咨询公司承担的损害赔偿范围。

关于争议焦点一，本案系因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷案，原告诉请的成立与否需从被告主观上是否存在恶意、被告提起知识产权诉讼的行为是否给原告造成实际损害、起诉行为与损害后果之间是否具有因果关系角度进行认定。

关于被告的主观恶意，商标注册应以正当使用为目的，不得扰乱注册秩序、损害公共利益。某续商务公司在短期内集中注册与知名驾校名称高度近似的20余个商标，远超正常经营需求，且未提供真实使用意图的证据，其行为属于商标法规定的“以其他不正当手段取得注册”。某续商务公司在明知其不具有实质性权利基础的情况下向原告提起诉讼，主观上具有通过诉讼谋取不正当利益的恶意。关于损害后果和因果关系，某续商务公司提起知识产权诉讼的行为，客观上导致某人信息咨询公司向其支付赔偿款及诉讼费，并产生其他损失，某人信息咨询公司的损失与某续商务公司恶意提起知识产权诉讼的行为之间存在因果关系。据此，某续商务公司需对其恶意提起知识产权诉讼行为给某人信息咨询公司造成的损害承担赔偿责任。

关于争议焦点二，某人信息咨询公司基于对商标权利状态的认知错误与某续商务公司达成调解协议，进而向某续商务公司支付赔偿金及诉讼费共计43050元，现“某隆”商标已因恶意注册而被宣告无效，某续商务公司收取上述费用的权利基础不复存在，应向某人信息咨询公司返还该款。某人信息咨询公司为应对某续商务公司恶意提起的诉讼产生律师费损失，且在支付赔偿款后产生资金占用损失，法院对其中合理部分酌情支持2万元。对于某人信息咨询公司主张的停止经营损失，虽某人信息咨询公司提交了部分经营数据，但未能充分证明该损失与某续商务公司的恶意诉讼行为存在直接因果关系，且某续商务公司的诉讼行为仅针对商标侵权，不足以导致某人信息咨询公司全面停止经营，故对该项诉请法院不予支持。

原告青岛尚某科技集团有限公司（以下简称青岛某公司）于2012年2月21日起经许可使用案涉“骏某”商标。2018年4月27日青岛某公司受让“骏某”商标，核定服务项目为第43类住所等。该商标注册有效期自2012年2月21日起，至本案诉讼仍处于有效期内。

2012年9月7日，青岛某公司作为甲方与乙方李某明签订了《尚某某酒店管理有限公司商标授权使用管理合同》（以下简称《管理合同》），约定乙方位于广西桂林的房屋开展“鑫某商务宾馆”经营，合同期限自2012年9月7日至2022年9月6日。合同载明“本酒店为骏某加盟项目”。自乙方开始营业时起，按宾馆当月营业收入的3.5％的标准向甲方缴纳商标许可使用费。合同第十三章约定了合同终止（解除）事项，第13.6条约定，如果乙方违反本承诺，在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等，乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费（实施费）；不能如期归还相关资料的，每份文件（手册）乙方向甲方赔偿人民币伍仟元整。

2015年3月12日，李某明作为经营者成立被告桂林市象山区骏某酒店（以下简称象山区某酒店），系个体工商户，经营范围为住宿服务。

2015年8月4日，李某明向青岛某公司提出《骏某酒店关于解除与某品牌合作的申请报告》（以下简称《申请报告》），称该店于2015年4月开始，面对巨大的经营压力每天亏损两千元左右，故提出解约申请。2015年8月31日，青岛某公司与李某明达成《解约协议》，于当日解除前述《管理合同》，约定本协议签订之日起，甲方终止乙方对“骏某”商标的使用许可，若乙方擅自继续使用，或存在其他侵犯甲方商标权的侵权行为，甲方有权依法追究相关责任人的法律责任。协议附件中列明了有关解除管理合同乙方需要更改的项目，包括招牌、吧台、走廊、房间内物品、卫生间卫浴产品等均不得带有甲方标识。

2020年12月10日，原告发现象山区某酒店的店招、楼层标识、前台、广告牌、房间内的牙具、洗浴用品、电话均标识“骏某商务酒店”。2020年12月31日，某点评APP内象山区某酒店的信息为“2018年开业”“50间客房”，“房价118-197元不等”，评论区有多条早于2017年的网友评论，最早的评论为2015年。网友评价的配图中部分图片与现场取证的图片显示标识一致。根据象山区某酒店提供的2021年10月28日照片显示，案涉酒店已经将“骏某”字样全部拆除。

原告青岛某公司诉称：被告经营者与青岛某公司解约，于解约同年注册象山区某酒店这一主体并擅自使用“骏某”标识经营酒店，同时将“骏某”商标相同的“骏某”文字作为其企业名称的字号使用。故请求判令：一、象山区某酒店立即停止对原告骏某注册商标专用权的侵害，即立即停止在其经营的案涉酒店的经营场所和经营活动中使用“骏某”文字；二、象山区某酒店立即停止对青岛某公司的不正当竞争行为，即停止在企业名称中使用“骏某”字号，变更后的企业名称中不得含有与“骏某”相同或相近似的文字；三、象山区某酒店赔偿青岛某公司经济损失及维权合理费用合计80万元。

被告象山区某酒店辩称：不同意原告诉请，象山区某酒店没有侵权恶意。已及时拆除标识，未造成损失。象山区某酒店的企业名称依法登记，不应承担赔偿责任。青岛某公司没有证据证明案涉商标三年内实际使用，象山区某酒店不应当承担赔偿责任。且象山区某酒店一直处于亏损状态没有经营收益。

本案的争议焦点为：一、被告的案涉行为是否构成商标侵权；二、被告案涉行为是否构成不正当竞争；三、是否应对被告适用惩罚性赔偿。

一、被告的案涉行为是否构成商标侵权

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标法第四条第二款规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”本案中，原告某公司系“骏某”注册商标专用权人，有权就侵害上述商标的行为主张权利。被告在线上、线下经营活动中使用“骏某”标识起到了识别服务来源的功能，属于商标性使用。

商标法第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；”“（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”本案中，被告在酒店店招、室内装潢、房间电器、卫浴用品上使用了“骏某”标识，与原告商标核定类别相同，相关标识与原告商标构成近似，容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆，构成商标侵权。被告实施了商标侵权行为，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。原告以被告已停止相关侵权行为为由申请撤回第一项诉请，于法无悖，法院予以准许。

二、被告案涉行为是否构成不正当竞争

商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。”根据反不正当竞争法第六条第四项规定，经营者不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。本案中，“骏某”商标于2012年2月即获得注册，核定使用服务为第43类的住所等。原告主张根据反不正当竞争法第六条第四项认定被告行为构成不正当竞争。该商标与被告提供的服务类别相同，被告将该注册商标作为企业名称中的字号使用，没有正当理由。被告攀附原告商誉的恶意明显，客观上误导相关公众，足以使相关公众误以为其与原告存在特定联系，构成不正当竞争。被告应就其企业名称进行更名。

三、是否应对被告适用惩罚性赔偿

根据商标法规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可在依法确定的赔偿数额的一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿。

（一）关于侵权主观故意

对于被告的故意的认定，应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的，可以认定被告具有侵害知识产权的故意。本案中，被告个体工商户的经营者早在2012年即与原告签署《管理合同》，经授权开展“骏某”酒店经营。被告对开展的酒店业务的品牌予以否认，但未能提供相应证据。结合《申请报告》《解约协议》足以认定被告曾作为被授权方接触过原告注册商标，反映出被告具有明显的侵权故意，可认定被告恶意侵犯商标专用权。

（二）关于侵权情节

对于侵权情节严重的认定，应当综合考虑侵权手段、次数、侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果、侵权人在诉讼中的行为等因素。被告成立于2015年，在某点评的页面显示案涉酒店2018年成立，房间数50，双方确认案涉侵权标识于2021年10月拆除，被告侵权行为持续时间较长，侵权规模较大，侵权获利巨大，符合侵犯商标专用权的情节严重的要件。

（三）关于基数和倍数确定

商标法第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。”本案中，双方在先签订有《管理合同》，权利人因侵权所受到的实际损失可参考双方约定的商标许可使用费计算。《管理合同》中约定商标许可使用费自乙方开始营业时，按宾馆当月营业收入的3.5％的标准缴纳商标许可使用费。合同中第13.6条约定，如果乙方违反本承诺，在合同终止后仍然使用甲方商标或者软件等，乙方自愿按本合同约定的费用标准的5倍向甲方支付使用费。双方的上述约定，可视为对于商标侵权惩罚性赔偿基数和倍数的约定，并不违反法律规定，可以作为确定惩罚性赔偿金额时的重要参考因素。被告称宾馆经营持续亏损，但未提供宾馆经营的相关账簿、资料，法院参考相关行业客房的平均入住率计算案涉酒店的营业收入，计算公式为“房间总数×平均入住率×平均客房单价×经营时间”。1．关于房间总数。被告在某点评页面上自行标注房间数量为50，虽在庭审中称仅有48间，但未提供证据证明，应以其对外公示的50间作为计算基数。2．关于平均入住率。原告提供了上海某国际酒店股份有限公司、北京某酒店（集团）股份有限公司2020年度报告的平均出租率为55％-60％。被告自称入住率在40％以下。法院结合酒店规模、品牌、地域等因素，综合考虑近年来新冠疫情对酒店行业的影响，确定案涉酒店的平均入住率为40％。3．关于平均客房单价。某点评显示全天房价118元到197元，原告称取证时入住的为钟点房，票据显示60元。综合考虑各类房型入住比例，法院确定平均客房单价为80元。4．关于经营时间。被告陈述且在某点评上展示的开业时间为2018年，但未提供证据。原告主张被告自2015年起即营业。结合庭后查看更名之后的“某酒店”页面情况，显示开业时间又为2017年。因某点评酒店页面的信息可由被告自行修改，而评论区最早有2015年的网友评论，足可认定被告自2015年起即开始经营案涉酒店，而双方解约的时间点为2015年8月31日，故可确定被控侵权行为的持续时间为2015年9月1日至2021年10月27日。综上，案涉侵权行为惩罚性赔偿的基数应当为50×40％×80×2248×3.5％=125888元，结合双方在《管理合同》中约定的倍数，最终确定被控侵权行为的赔偿金额为629440元。

本案中被告侵害商标权、不正当竞争行为均导致相关消费者对被告的服务与原告的服务产生混淆，且原告就商标侵权及不正当竞争行为主张经济损失未作区分，故法院就原告所遭受的全部损失通过本案惩罚性赔偿予以救济。

原告主张为制止侵权行为所支付的律师费、取证费、差旅费共2万元。因原告均未提供票据，故法院对取证费、差旅费均不予支持。法院依据本案的疑难程度、律师的工作量、本市律师服务业收费政府指导价标准等因素，酌情支持律师费1万元。

原告特某公司成立于2018年5月10日，系特某超级充电站的运营者，经营范围包括：电动汽车生产、销售、售后服务；二手车经销；机动车修理和维护等。原告特某公司官方二手车销售页面显示原告从事特某二手车业务，为消费者提供官方认证二手车服务。原告经授权使用并有权对第13690***号、第8008***号、第136904**号、G1199***号、G11996**号“TE*LA”图文商标提起维权诉讼。

被告李某陆续在113个特某超级充电站的1097个充电桩上张贴过白色宣传单，内容主要包括：上海特某车友会、安全驾驶、正确用车、经验传导、车友互助、守护生命、花样传播等文字、原告商标标识及含原告商标标识的二维码。被告李某微信使用原告商标作为微信头像，其通过上述二维码添加微信群的方式，共设立14个标题含有“特某”微信群，群内宣传贴膜业务、创业论坛、楼盘广告、空调滤芯更换业务等内容，群友合计2000人左右。

原告特某公司诉至法院，请求判令：1.被告李某停止侵害原告商标权及不正当竞争行为；2.被告李某赔偿原告经济损失50万元。

被告李某辩称：被告李某本人是特某汽车车主，并非汽车品牌销售或从业人员，没有使用特某相关商标进行商业活动，没有售卖带有案涉商标的商品，也未利用案涉商标开店，仅是组织微信群，不存在违法之处，对于原告的商标属于正当使用，不构成商标侵权或不正当竞争。

本案争议焦点有三：一是被告李某的行为是否构成商标侵权；二是被告李某的行为是否构成不正当竞争；三是被告李某侵权责任的承担。

一、关于被告李某的行为是否构成商标侵权。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标的使用导致消费者对商品或服务的来源发生误认，使消费者产生混淆可能的，构成商标侵权。一般而言，混淆发生于消费者购买商品或服务时，此时导致消费者误认，会影响消费者的购买决定，并最终影响到商标权人的实际利益。然而，在消费者购买商品之前，使用他人商标也可能造成消费者注意力和购买兴趣的转移，即使消费者在购买之时已经将这种混淆排除，但仍可能进行其他消费，导致商标权人丧失应有的交易机会，给商标权人造成损害，该种情形属于售前混淆。售前混淆不当利用商标权人的商誉，并导致消费者的搜索成本上升，违背了商标法保障消费者和生产、经营者利益的立法宗旨，有必要加以规制。至于售前混淆的标准，应从主观要件和客观要件两个方面分析考量，主观上需要具备侵害的故意，有使得公众产生混淆的意图；客观上需要具有混淆可能性，即侵权标识应和权利商标构成相同或近似，能够导致相关公众因该标识而产生误认。

本案中，被告李某在宣传单中使用的标识和案涉商标构成相同或近似，其将宣传单张贴于特某官方充电桩，上述行为利用特定商标的影响力，结合特定场域、特定设置的吸引力，让特某车主产生身份认同和群体信赖，可能导致相关公众混淆，误认为被告李某所建车友微信群和原告存在特定联系，并有效吸纳了大量具有统一特质的特定消费者加入微信群，故被告李某在原告官方充电桩、充电站使用和原告注册商标相同或近似标识的行为，存在混淆可能性。同时，被告李某在全市范围内113个特某超级充电站的1097个充电桩上使用和案涉商标相同或近似的标识，利用案涉商标的影响力吸引特某车主进群，其选择特定地点、针对特定用户使用和案涉商标相同或近似的标识，可以反映其对于借用原告商标造成相关公众混淆的事实具有主观故意。综上，被告李某的行为不正当借助权利人积累的商誉，为自己拉车友建微信群提供方便，并可能导致相关特某车主产生误认，加入其组建的微信群，即使进群后相关特某车主不必然会认为该群内的相关业务和原告直接相关或来源于原告，但并不影响该行为构成商标售前混淆的认定。据此，原告主张被告李某在宣传单中使用其注册商标的行为构成商标侵权，法院予以支持。

二、关于被告李某的行为是否构成不正当竞争。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定：“本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。”

本案中，原告主张被告李某针对特某充电桩张贴包含特某拉标识的宣传单，引导车主扫码进群，兜售和原告相同、近似的服务构成不正当竞争。上述行为中，需要规制的是被告李某使用包含特某标识的宣传单吸引客户的行为，至于其他建群及群内讨论、推荐、宣传等行为，均属于正常的交流手段和竞争模式，有利于社会公众的交流和正当的市场竞争，并不构成不正当竞争，原告基于不正当竞争提出的诉讼请求，法院不予支持。

三、关于被告李某侵权责任的承担。《中华人民共和国民法典》第一百二十条规定：“民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。”商标法第六十三条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。……赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”

本案中，虽然被告李某的行为构成商标侵权，但原告已经自行清除了附有其商标的全部宣传单，相关清理费用也在另案中主张并获得支持，故原告主张停止商标侵权，已无必要，法院不予支持。至于损害赔偿，鉴于原告未能举证证明被侵权所遭受的实际损失或被告李某因侵权所获得的利益，其按照法定赔偿标准主张经济损失，法院予以准许，法院综合考量被告李某侵权行为的性质、具体情节、所导致的后果以及另案已经对财产损害作出判决等因素，酌定被告李某赔偿原告经济损失10万元。