USPTO局长发布具有先例意义的决定　认定针对同一专利权利要求的平行请愿应属罕见

来源：中国保护知识产权网

美国专利商标局（USPTO）于1月12日将另一项局长复审决定指定为先例，此前该局已在前一周指定了四项先例决定。本次决定涉及针对同一专利提出的多份平行请愿书——这些请愿书虽基于不同优先权日期，但均对相同权利要求提出异议。该决定认定此类请愿书“应属罕见”。

专利权人Birchtech公司就四起针对两项专利的多方复审程序（IPR）的立案裁决，向局长提交复审请求。请求人太平洋公司（PacifiCorp）与中美洲能源公司（MidAmerican Energy Company）主张，四项IPR程序的启动具有正当性，理由是“针对每项被挑战专利，请求人均提交了‘一份基于专利权人主张最早优先权日期之前的现有技术提出的请愿书，以及一份通过使用在后现有技术挑战优先权日期的请愿书’”。专利权人则认为这些程序的启动造成了审查委员会资源的低效利用。

USPTO局长约翰 · 斯奎尔斯（John Squires）认同专利权人的观点，指出专利审判与上诉委员会滥用了裁量权。斯奎尔斯在决定书中指出：“委员会的《审判实践指南》明确说明‘在大多数情况下，一份请愿书就足以对专利权利要求提出异议’，且'绝大多数案件中请愿人无需提交多份请愿书’。”虽然“极少数情况”可能需要多份请愿书——例如“涉及多个参考文件且需提出多重论点的优先权争议”——但本案中请愿人主要针对两个不同优先权日提出不具备可专利性的主张，‘请愿人完全有足够空间在每份请愿书中提出多项理由挑战每项专利的权利要求’，因此这并非能证明提交多份请愿书正当性的‘罕见’情形”。

斯奎尔斯进一步指出，当存在优先权争议时，专利审判与上诉委员会应解决优先权争议，或最多受理排名首位的请愿书。“针对同一权利要求书以两个不同优先权日期提起多份请愿书，实质上扩大了允许的字数限制，给委员会和专利权人造成重大且不必要的负担，并可能引发公平性、时效性和效率方面的担忧。”局长复审决定如是指出。

斯奎尔斯最终批准了局长复审请求，撤销了委员会的决定，并将案件发回委员会重新裁定针对每项专利的启动复审请求是否成立。

关于“法律重大变更”的参考性决定

继前一周指定九项参考性决定后，斯奎尔斯于1月12日又指定另一项决定具有参考价值。最新发布的局长酌情驳回决定驳回了专利权人关于酌情驳回启动审查的请求，因涉案专利是在联邦巡回上诉法院全体法官庭审的LKQ Corp.诉GM Global Tech.案判决前，依据显而易见性标准完成审查并授予的。该案推翻了判定外观设计专利显而易见性的所谓Rosen-Durling测试标准。裁决指出，外观设计专利法的这一重大变革意味着“尽管专利权人可能存在既定预期，但审议请求人挑战的实质内容仍属合理运用USPTO资源之举”。（编译自ipwatchdog.com）